YK법률사무소 디스커버리센터 더 셜록

지난 11일, 특허청은 한국형 디스커버리 제도를 도입하기 위해 법률안을 마련할 예정이라고 밝혔다. 관계 기관의 의견 수렴을 거쳐 법률안을 마련하고 의원입법을 통해 내년까지 제도를 도입하겠다는 계획이다.  

디스커버리 제도란 소송 당사자 혹은 당사자가 될 자가 소송과 관련된 정보를 획득하고 보존하기위해 서로 각종 정보와 문서 등을 교환하는 증거수집제도다. 특허권침해 소송에서 침해 여부와 손해액 산정 자료 제출이 쉽고 전문가의 사실 조사가 가능하기 때문에 피해를 입은 업체가 더욱 적극적으로 법적 조치를 취할 수 있게 된다.  

2016년 국내에 자료제출명명제도가 도입되어 있긴 하지만 법원이 이를 소극적으로 운용하는 데다가 실제 피해를 입증하는 데 관련이 없는 증거를 제출하는 등 불성실하게 대응해 실질적인 증거 확보에는 한계가 크다. 디스커버리 제도가 도입되면 현행 제도의 한계를 크게 개선할 수 있을 것으로 기대된다.  

한편, 지식재산의 가치가 점점 올라가는 이 때에, 특허청 및 관계 당국은 특허권을 더욱 확실하게보호하기 위해 다양한 제도를 신설하고 있다. 특허권침해로 인한 손해를 보다 현실적으로 배상할 수 있도록 마련한 ‘손해배상 현실화 법안’이 국회를 통과했으며 특허권침해시 최대 3배까지 손해를 배상하도록 하는 징벌적 손해배상 제도도 시행 중이다.  

다만, 징벌적 손해배상 제도의 경우 고의적인 특허권침해 사안에 대해서만 적용되기 때문에 특허권침해 문제에서 고의 또는 과실 여부를 가리는 것은 매우 중요한 쟁점이 되었다. 침해의 고의 및 과실 여부는 특허권자가 입증해야 하는데 특허법은 침해가 과실이라는 점을 추정하도록 하는 반면, 고의 여부에 대해서는 여전히 엄격한 입증 책임을 부여하고 있다.  

법무법인YK 기업법무그룹 김동섭 변호사는 “관련 제도가 시행된 지 얼마 되지 않았기 때문에 참고할만한 판례가 부족하고 법원의 판단 기준을 확인하기 어려워 어떠한 방식으로 상대방의 고의를 입증할 수 있는지 고민하는 특허권자가 많다. 우리나라에 앞서 특허권 보호 조치를 취하고 있는 미국, 일본 등의 사례를 참고하고 합리적인 논리로 문제에 접근할 수 있는 변호사의 도움을 받는다면 더욱 수월하게 분쟁의 핵심에 접근할 수 있을 것”이라고 말했다.  

실무적으로 많이 활용될 수 있는 방법은 경고장이다. 특허권자는 자신의 특허권이 침해당하거나 침해당할 우려가 있다고 판단되면 침해자에게 경고장을 발송하게 되는데, 이러한 경고장을 받은 후 발생하는 특허권 침해행위에 대해서는 비교적 고의를 주장, 입증하기 쉽기 때문이다. 경고장을 어떻게 활용하고 대응하느냐에 따라 특허권침해 소송의 향방이 달라질 수 있는 것이다.  

김동섭 변호사는 “특허권에 대한 인식이 아직 발달하지 못한 국내의 산업환경에서 중소기업이나 스타트업, 개인사업자 등이 특허권침해 분쟁에 휘말리는 경우가 많다. 소송의 결과가 사업체의 흥망과 생존에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 특허권 문제를 결코 가볍게 생각하지 말고 법률자문을 구해 적절한 대응책을 마련하기 바란다.”고 당부했다.  ​