YK법률사무소 디스커버리센터 더 셜록

기업 및 개인의 상표분쟁이 치열해지는 가운데, 상표 등록의 중요성이 점점 커지고 있다. 상표법에 따르면 상표를 등록해야 지정 상품에 해당 브랜드를 독점으로 사용할 수 있는 상표권이 발생하기 때문에 상표 등록은 지식재산권 보호를 위한 기초 작업으로 볼 수 있다.

다만 우리나라 상표법은 선사용권을 인정하면서 설령 상표등록을 하지 못했다 해도 먼저 해당 상표를 사용한 사람을 보호하고 있다. 

상표법 제99조에서는 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록 출원 전부터 국내에서 계속하여 해당 상표를 사용해왔으며 그 결과, 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다면 해당 상표를 계속 사용할 권리가 있다고 규정한다. 상표의 가치를 실질적으로 향상시켜온 선사용자가 상표등록 제도 하에서 불이익을 당하지 않도록 보호하는 것이다. 

따라서 선사용자와 상표권자의 분쟁에서는 선사용권을 인정할 것이냐 말 것이냐 하는 다툼이 매우 치열하게 전개된다. 최근, 대법원이 상표등록 시기보다 소비자가 상표를 인식한 때를 더욱 중요하게 판단하는 사례가 발생해 비슷한 상황에 놓인 당사자들에게 도움이 되길 바라는 마음으로 이를 소개한다. 

A씨는 지난 2001년 ‘W사’의 이름으로 온라인제정보제공업으로 사업자 등록을 한 후 2005년부터 웨딩 컨설팅 및 웨딩드레스 대여 서비스를 추가 제공해 왔다. 그러나 상표등록을 하지 않은 상태였고 B씨는 2012년 동명의 ‘W사’ 브랜드를 상표로 등록하고 A씨에 대해 자신의 상표권을 주장했다. 

이에 A씨는 2018년 등록 무효심판을 청구했다. 자신의 선사용권을 인정하고 B씨의 상표권을 무효로 해달라는 취지였다. 특허심판원은 이를 받아들여 B씨의 상표권 등록을 무효로 결정, A씨의 선사용권을 인정했다. 

하지만 B씨가 특허법원에 특허심판원의 결정을 취소해 달라며 소송을 제기하면서 상황이 달라졌다. 특허법원이 A씨의 선사용권을 인정할 수 없다고 판단한 것이다. 

특허법원은 A씨가 W사의 이름으로 진행한 TV광고나 웨딩박람회의 규모 등을 따져 봤을 때 A씨의 표장이 국내 수요자들에게 충분히 인식되었다고 보기 어렵다고 판단했다. 특허법원은 “전체 결혼 건수 대비 A씨 측 계약건수는 2011년 기준 0.71%에 불과하다”며 정식으로 상표를 등록한 B씨의 상표권을 인정, 특허심판원의 등록 무효 결정을 취소하라고 선고했다.

그러나 대법원은 반드시 국내의 모든 수요자가 해당 상표를 인지하고 있어야만 선사용권이 인정되는 것이 아니라고 판단했다. 재판부는 “해당 상표의 사용 기간 등에 비춰보았을 때 사회통념상 객관적으로 알려졌는지를 기준으로 판단해야 한다”면서 “2006년부터 2012년까지 대구 및 경북 지역에서 혼인한 사람들 상당수가 A씨의 업체와 상담하고 서비스를 이용한 점, 동종업계 종사자들 다수에게 A씨의 상표가 알려져 있었다고 진술한 점” 등을 근거로 들어 사건을 파기환송했다. 

흔히 상표를 둘러싼 지식재산권 침해 분쟁에서는 상표등록을 통해 상표권을 취득한 사람이 유리할 것이라고 지레짐작하는 경우가 많다.

하지만 이번 사례에서 볼 수 있듯이 실제 사안에서는 선사용표장의 사용기간이나 방법, 구체적인 태양이나 업계 인지도 등 여러 사정을 고려해 실질적인 침해 여부를 판단하기 때문에 섣부른 접근이나 대응이 오히려 스스로를 어렵게 만들 수 있다.

변호사의 조력을 구해 법적 쟁점을 제대로 파악하고 대비하여 자신의 권리를 충분히 보호하기 바란다.

도움말: 법무법인YK 기업법무그룹 이경복 형사전문변호사

출처 : 매일안전신문(http://www.idsn.co.kr)​